[특허지식] 이용발명과 상호실시권(Cross-License)

이용발명은 말 그대로 먼저 발명된 내용을 응용한 새로운 발명이다. 이용발명은 먼저 나온 발명의 내용을 자기 발명품에 적용하여 새로운 것으로 만들어냈을 때 해당되는 것이다.

예를 들어, 고주파변조 IC를 개발하여 특허를 받은 선발명 특허권자 A와, 이 고주파변조 IC를 이용하여 고성능 통신장치를 개발하여 특허를 받은 이용발명 특허권자 B가 있다고 가정하자.

이 경우 이들 두 특허권자 A와 B는 모두 정당한 특허권자임에는 틀림없지만, 이용발명 특허권자인 B는 선발명 특허권자 A의 IC를 이용하여 이용발명한 것이므로 반드시 A의 실시허락(실시권)을 받아야 자신의 고성능 통신장치를 생산 판매할 수 있게 된다.

반면 선발명 특허권자인 A의 경우 자신의 고주파변조 IC에 대해서는 이용발명 특허권자인 B의 허락을 전혀 받을 필요가 없다. 그러나 A라 하더라도 B가 발명한 고성능 통신장치를 실시하고자 할 때에는 반드시 B로부터 실시허락을 얻어야 한다. B는 A의 발명을 이용하여 새로운 개량을 한 별도의 특허권자이기 때문이다.

이와 같이 선발명 특허권자 A와 이용발명 특허권자 B가 서로 실시허락을 받아야 하는 경우의 실시권 관계를 상호실시권 또는 Cross-License라고 부른다.

대체로 이용발명은 선발명보다 기술적 가치가 큰 경우가 많다. 선발명의 단점을 극복하거나 성능을 개량하는 방향으로 이용발명이 이루어지기 때문이다. 따라서 선발명 실시권자는 이용발명을 실시하고자 하는 욕구가 발생할 것이고, 선발명 특허권자라 하더라도 반드시 이용발명 특허권자의 실시허락을 받아야 하는 상황이 발생하는 것이다.

상호실시권, 즉 Cross-License는 사업상 매우 중요한 특허전략 중의 하나이다. 비록 선발명에 관한 특허권이 있더라도 이 선발명을 둘러싸고 많은 이용발명을 하여 선발명을 똘똘 둘러싸고 있다면 선발명 특허권자라 하더라도 이용발명을 실시하지 않을 수 없게 되고, 결국 선발명 특허권자와의 로얄티 협상에서도 이용발명 특허권자의 지위가 상대적으로 높아질 것이기 때문이다.

따라서 선발명 특허권자도 이 점을 고려하여 하나의 발명을 했더라도 그에 만족하지 말고 다른 사람이 이용발명을 할 여지가 없도록 계속 개량발명을 해서 특허를 받아 둘 필요가 있을 것이다.

한편 이용발명 특허권자가 선발명 특허권자로부터 실시허락을 받지 못했을 경우에는 불가피하게 선발명 특허권자의 제품을 사서 이용발명의 제품을 생산 판매해야 한다. 이렇게 되면 자칫 상생(相生)관계가 아닌 상사(相死)관계가 될 수도 있다.

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